Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Maio/2005

Tipo: Agravo de Instrumento
Número: 2004.004196-9
Des. Relator: Des. Salim Schead dos Santos.
Data da Decisão: 25/05/2006

Agravo de Instrumento n. 2004.004196-9, de Jaraguá do Sul.

Relator: Des. Salim Schead dos Santos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO. JULGAMENTO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA IDÊNTICA. OBJETIVO DE EVITAR JULGAMENTOS CONFLITANTES. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR QUE OBJETIVA IMPEDIR O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO.

1. É reconhecida a ilegitimidade recursal do agravante que não figura nos pólos - ativo e passivo - da ação na qual foi proferido o despacho agravado.

2. Deve-se levar em consideração decisão proferida em anterior agravo de instrumento com objetivo idêntico, a fim de se evitar que sejam proferidas decisões conflitantes acerca da mesma matéria.

1. É cabível o deferimento de liminar em ação cautelar de busca e apreensão para impedir flagrante descumprimento de ordem judicial que veda o uso de marca pelo reconhecimento da contrafação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 2004.004196-9, da Comarca de Jaraguá do Sul (1ª Vara), em que são agravantes Olho Vital Ind. E Com. de Confecções Ltda. e Max Junkes - Firma Individual e agravados Olho Vivo Confecções Ltda. e Ary C. Fruet Ltda.:

ACORDAM, em Primeira Câmara de Direito Comercial, por votação unânime, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
Custas na forma da lei.

I - RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Olho Vital Ind. e Com. de Confecções Ltda. e Max Junkes - Firma Individual contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Jaraguá do Sul que, nos autos da ação cautelar de busca e apreensão n. 036.03.008038-5 determinou a busca e apreensão de todas as mercadorias da marca Olho Vital, e nos autos da ação cominatória n. 036.03008042-3 determinou que Max Roberto Kunkes - FI deixasse de utilizar e divulgar a marca Olho Vital, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.

Requereram a concessão do efeito suspensivo, que lhes foi negado (fls. 110 e 111), e, ao final, o provimento do recurso (fls. 2-11).

Contra-razões às folhas 117 a 124.

É o relatório.

II - VOTO

1 - O recurso merece provimento.

2 - Ação n. 036.03.008042-3

2.1 - Ilegitimidade recursal

Nesse processo, foi concedida a antecipação de tutela para "que a empresa requerida - MAX ROBERTO KUNKES - FI - se ABSTENHA de usar a marca comercial OLHO VIVO, quer como elemento nominativo, misto ou figurativo, e em qualquer meio que ao público revele-a (listas telefônicas, panfletos, outdoor´s), por caracterizar imitação, sob pena de pagamento de uma multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais)" (fl. 68 do processo principal e fl. 29 deste agravo).

Com efeito, em análise aos documentos acostados aos autos constata-se que a ação n. 036.03.008042-3 foi ajuizada exclusivamente contra o agravante Max Roberto Junkes - FI, único legitimado, portanto, a recorrer da decisão que antecipou os efeitos da tutela naquela ação.

Diante disso, deve ser reconhecida a ilegitimidade recursal de Olho Vital Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e extinto o presente agravo de instrumento somente em relação a esta parte.

2.2 - Antecipação de tutela

De fato, apenas Max Roberto Junkes - FI figura no pólo passivo da ação cominatória n. 036.03.008042-3.

No entanto, está em andamento na 1a Vara Cível de Jaraguá do Sul, a ação n. 036.00.003582-9, proposta anteriormente e com objetivo idêntico, contra Olho Vital Indústria e Comércio Ltda.. Em pesquisa ao Sistema de Automação do Judiciário - SAJ, constata-se que naqueles autos, assim como nestes, também foi concedida a antecipação de tutela e houve interposição do agravo de instrumento n. 2001.003570-7, ao qual foi negado provimento em acórdão datado de 11-9-2001, da lavra do ilustre Desembargador Cláudio Barreto Dutra, cuja fundamentação vale ser em parte transcrita:
"Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, salientando que as marcas Olho Vivo e Olho Vital são distintas, sobretudo em seu aspecto nominativo, e alegando a impossibilidade de confusão no mercado.
"Depreende-se dos autos que as agravadas registraram a marca Olho Vivo no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, conforme certificados de registro de marca de fls. 107/108.

"Por sua vez, a agravante, apresentou o pedido de registro de propriedade da marca Olho Vital ao INPI (fl. 48), o qual restou impugnado pela primeira agravada (fl. 50).

"A Lei de Propriedade Industrial preceitua que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (art. 129).

"A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"'Pelo sistema adotado pela legislação brasileira, afastou-se o prevalecimento do regime da 'ocupação' ou da 'utilização prolongada' como meio aquisitivo de propriedade da marca. O registro no INPI é quem confere eficácia 'erga omnes', atribuindo àquele que o promoveu a propriedade e o uso exclusivo da marca. Precedentes do STJ' (REsp 52106/SP, rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 29/11/99, pág. 164).

"É indubitável, pois, que as agravadas são detentoras do uso exclusivo da marca 'Olho Vivo'.

"Em seu conceito de marca, Luiz Guilherme de A. V. Loureiro assinala:
"'A marca é um sinal visualmente perceptível aposto sobre um produto ou que acompanha o produto ou serviço, e que se destina a diferenciá-los de outros similares.

"E acrescenta:
"'Portanto, a capacidade distintiva é da essência da marca. Se um determinado sinal, visualmente perceptível, não for dotado de capacidade distintiva, vale dizer, não for apto a diferenciar o produto ou o serviço sobre o qual foi incorporado, de outros produtos ou serviços similares existentes no mercado, não pode ele ser registrado como marca'. (A Lei de Propriedade Industrial Comentada. São Paulo, Lejus, 1999, pág. 225/226).

"Por certo que a capacidade distintiva das marcas em questão não pode ser avaliada pelo uso da palavra 'olho', haja vista a inexistência de exclusividade sobre a referida expressão.

"Entretanto, a análise do conjunto dos elementos nominativos das marcas revela que a diferença existente entre eles encontra-se apenas nas últimas sílabas das expressões 'vivo' e 'vital'.

"Além disso, como bem observado pelo juiz, 'não se pode negar que as duas têm relação uma com a outra. Ambas são adjetivos relacionados com a palavra 'vida'. Diferente seria a situação se as expressões finais não tivessem qualquer semelhança, como 'Olho Mágico' e 'Olho D'água', para ficar com os exemplos dados pela própria requerida.' (fl. 19).

"Logo, laborou com acerto o magistrado, visto que a prova inequívoca reside na propriedade e no uso exclusivo da marca Olho Vivo, e a verossimilhança da alegação resta demonstrada pela similaridade existente entre as marcas Olho Vital e Olho Vivo.

"Já o fundado receio de dano pode ser vislumbrado nos prejuízos que a agravada estaria sujeita, durante o processamento do feito, com a concorrência desleal da marca semelhante, identificadora de produtos congêneres e provenientes da mesma cidade.

"Registre-se, ainda, que se exige caução quando houver o levantamento de dinheiro depositado ou a prática de ato que implique na alienação de domínio (art. 588, II, do CPC). Evidentemente, essas hipóteses não se afiguram no caso dos autos, onde o que se procura impedir é única e tão-somente o uso de marca comercial.

"Por fim, 'não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que a medida pode ser revista a qualquer tempo, restabelecendo-se o estado anterior' (fl. 21).

"Presentes, portanto, os pressupostos autorizadores da concessão de antecipação da tutela (art. 273 do Código de Processo Civil).

Ora, se a proibição advinda da fundamentação acima é válida para a empresa Olho Vital Indústria e Comércio Ltda., fabricante da marca, também o é em relação a Max Roberto Junkes - FI, empresa que comercializa os produtos.

De fato, não seria lógico proibir a fabricação dos produtos pela empresa Olho Vital Ind. e Com. Ltda. ante o reconhecimento da contrafação e, de outra forma, permitir que empresa Max Roberto Junkes - FI desse continuidade à comercialização dos produtos daquela marca.

Assim, agiu com acerto o MM. Juiz singular, ao levar em consideração a decisão proferida anteriormente e confirmada em agravo de instrumento com idêntico objetivo, a fim de evitar que ao mesmo objeto de discussão fossem dadas soluções conflitantes.

Não há que se falar, portanto, em reforma da decisão proferida nos autos da ação n. 036.03.008042-3.

3 - Liminar deferida na ação cautelar de busca e apreensão (036.03.008038-5)

3.1 - Não merece prosperar a preliminar de nulidade do procedimento da diligência de busca e apreensão, haja vista que a argüição dos agravantes se refere à hipótese de apreensão de produtos para a realização de perícia, hipótese diversa da presente, como se verá a seguir.

3.2 - Insurgem-se os agravantes contra a decisão que deferiu liminar nos autos da ação cautelar de busca e apreensão n. 036.03.008038-5 e determinou a busca e apreensão de todas as mercadorias da marca "Olho Vital".
Sem razão.

Inicialmente, destaque-se que o objetivo da busca e apreensão preparatória à ação por violação do direito de propriedade industrial é, em regra, a reunião de material suficiente para a instrução de futura ação principal. Com efeito, ao deferir o pedido liminar de busca e apreensão, deve-se considerar o efeito prático dessa decisão na atividade econômica do réu.
No entanto, nesse caso, constata-se que a ação cautelar de busca e apreensão teve origem no reiterado descumprimento da decisão judicial que vedou a fabricação e a comercialização dos produtos da marca "Olho Vital", pela empresa Olho Vital Indústria e Comércio de Confecções Ltda., nos autos da ação cominatória n. 036.00.003582-9, confirmada pelo acórdão proferido no agravo de instrumento n. 2001.003570-7.

Conforme informações trazidas aos autos pelos agravantes (fl. 5), após a proibição da fabricação e da comercialização dos produtos em questão, a empresa Olho Vital Indústria e Comércio de Confecções Ltda., procedeu o licenciamento do uso da marca à empresa Max Roberto Junkes - FI.

Ora, nesse caso, forçoso reconhecer que se trata de flagrante afronta ao mandamento judicial preexistente, porquanto a empresa Olho Vital Indústria e Comércio de Confecções Ltda. estava impedida de fabricar e comercializar os produtos da marca Olho vital, na época em que concedeu licença de uso da marca para Max Roberto Junkes - FI.

Como já foi dito nesse acórdão, durante a análise do agravo na ação cominatória, não é lógico proibir a fabricação dos produtos pela empresa Olho Vital Ind. e Com. Ltda., ante o reconhecimento da contrafação e, de outra forma, permitir que a empresa Max Roberto Junkes - FI dê continuidade à comercialização dos produtos daquela marca.

Não bastasse, a documentação comprova que ambas as empresas estão estabelecidas no mesmo endereço - Rua João Januário Ayroso, 1729, Jaraguá do Sul-SC - e são de propriedade de membros da mesma família (pai e filhos).

Todos os fatos até aqui narrados, demonstram o ânimo dos agravantes em burlar os efeitos da decisão judicial, a fim de tornar inócua a determinação do Poder Judiciário, prática que deve ser firmemente combatida, porquanto "não basta que o acesso à justiça seja democrático, nem que a dialética processual se invada de efetividade, se a decisão mesmo justa, não possuir a menor utilidade" (Antônio Pereira Gaio Júnior. Medidas coercitivas para o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer no direito pátrio e comparado, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 345).

Diante disso, conclui-se que o objetivo da presente busca e apreensão "de todas as mercadorias que façam uso da marca OLHO VITAL e que estejam em poder das empresas requeridas" (fl. 25) não é outro senão impedir que os agravantes dêem continuidade ao descumprimento da ordem judicial.

Por estes motivos, nesse caso, deve ser mantida a decisão agravada de busca e apreensão.

4 - Ante o exposto, meu voto é no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

III - DECISÃO

Nos termos do voto do Relator, a Câmara por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Participou do julgamento, com voto vencedor, o Excelentíssimo Desembargador Ricardo Fontes.

Florianópolis, 25 de maio de 2006.

Salete Silva Sommariva

PRESIDENTE COM VOTO

Salim Schead dos Santos

RELATOR